프랜차이즈 본사 상표등록 꼭 받아야 하나?

프랜차이즈 본사가 가맹점을 모집하고 가맹점들에게 자신의 영업표지의 사용권을 부여함과 아울러 그 영업표지에 대하여 타인의 사용을 막기 위해서는 상표등록을 거쳐야 할 것이다.

하지만 무조건 상표를 출원만 하면 등록 되는 것이 아니라 지정상품에 출원한 상표가 일정한 요건을 갖추어야 한다. 이러한 요건을 상표의 등록 요건이라 하며 등록주위를 채택하고 있는 우리나라에서는 상표의사용사실의 유무에 관계없이 등록 요건만 갖추면 등록을 허용하고 있다.

A씨는 '이동갈비'라는 상호로 소갈비 음식점을 경영해오던 중 자신의 상호를 보호 받기 위하여 '이동갈비'라는 표장에 대하여 음,식료를 제공하는 서비스업(제 43류)를 지정서비스업으로 서비스표출원을 하였다.

그러나 A씨의 출원에 대하여 특허법원은 다음과 같은 이유에서 거절 결정을 내렸다. 그 이유를 살펴보면 다음과 같다. 출원 서비스표 '이동갈비' 중 '갈비' 부분은 그 지정서비스업인 음,식료를 제공하는 서비업과 관련하여 제공되는 서비스의 대상이 소갈비 또는 돼지갈비 등의 음식이라는 것을 표시하는 부분으로 그 지정서비스업의 보통명칭 또는 원재료 표시에 해당하여 자타 식별력이 없는 부분이다.

나머지 '이동' 부분은 원래 경기도 포천군 이동면의 행정구역 명칭이지만, 일반 수요자나 거래자들에게 이동 지역에서만 판매되는 독특한 맛의 갈비의 생산지 또는 판매지의 명칭으로 인식 되고 있으므로 산지표시에 해당하여 자타 식별력이 있는 표장이라 할 수 없다. 따라서 '이동갈비'는 상품의 산지를 나타내는 표시로서 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 할 수 없다.(특허법원 2001허1051)

하지만 '이동갈비'가 다른 식별력이 있는 부분과 결합된 경우 상표 등록이 가능할 수도 있다. 여기서 시사하는 점은 가맹본부들이 최초 상표 등록 시 또는 최초 상표 사용 시 상표의 등록 요건들을 잘 살펴보고 등록할 필요가 있다는 점이다.

만약 가맹점들이 등록 거절된 상표를 사용하고 있을 경우 가맹점들의 간판 내지는 매장내에 해당 표장을 사용하는 것에 대하여 가맹본부는 사용상표의 상표권이 없기 때문에 첫째, 가맹점과의 계약 만료 후 상표사용의 금지권을 행사 할 수 없으며,(모방상표를 사용하는 브랜드의 상표 사용을 금지할 수 없는 것도 같은 맥락이다)

둘째, 가맹점에 대하여 상표의 소유권이 없는 가맹본부에서 일정영업 지역을 보호해준다는 명목 하에 상표 사용료를 요청하는 것은 대동강물을 판 김선달의 행위와 비슷한 행위로서 권원 없는 행위에 해당하여 가맹본부와 사용상표에 대하여 체결한 계약 내용에 대하여 문제가 발생할 수도 있고, 셋째, 기존의 가맹점에서 사용하고 있는 기존의 사용상표에 대하여 새롭게 다른 상표로 변경하기가 쉽지 않은 문제점이 발생하게 된다.(기존의 가맹점들과 사용상표의 변경에 대한 특약이 대부분 없기 때문이다)

따라서 가맹본부들은 상표등록을 받아야 하는 것은 물론이며 상표 출원 시 심사숙고 하여 상표를 출원하여야 추후 발생할 수 있는 막대한 손실 비용을 예방할 수 있을 것이다.