프랜차이즈 상표의 등록 요건

프랜차이즈 본사가 가맹점을 모집하고 가맹점들에게 자신의 영업표지의 사용권을 부여함과 아울러 그 영업표지에 대하여 타인의 사용을 막기 위해서는 상표등록을 거쳐야 할 것이다. 하지만 무조건 상표를 출원만 하면 등록 되는 것이 아니라 지정상품에 출원한 상표가 일정한 요건을 갖추어야 한다. 이러한 요건을 상표의 등록 요건이라 하며 등록주위를 채택하고 있는 우리나라에서는 상표의사용사실의 유무에 관계없이 등록 요건만 갖추면 등록을 허용하고 있다.

▶ 적극적 요건( 상표법 제6조 제1항)

상표가 등록되기 위해서는 우선 식별력을 가져야 한다. 상표법상 식별력이라 함은 거래나 일반 수요자로 하여금 상표를 표시한 상품이 누구의 상품인가를 알 수 있도록 인식시켜 주는 것을 말한다. 일반적으로 식별력 유무의 판단은 지정상품과 관련하여 판단하고 있으며 다음의 경우에는 자타상품의 식별력이 없는 것으로 보아 상표등록이 되지 않는다.

1) 상품의 보통명칭 : 상표가 특정상품과 관련하여 그 상품의 명칭을 나타내 는 상표
(예 :소갈비전문요리전문업- 갈비, 돼지고기요리전문업- 삼겹살 )
2) 관용상표 : 동종업자들 사이에서 특정 종류의 상품에 관용적으로 쓰이는 표장

(예 : 식당업-각, 장, 성, 원 )
3) 성질표시적 상표
산지표시 : 당해 상품의 생산지를 표시하는 것
(예 : 사과-대구, 모시-한산, 굴비-영광)
품질표시 : 당해 상품의 품질의 상태, 우수성 등을 표시하는 것
(예 : 上, 中, 下, 특선, Super)
원재료표시 : 당해 상품의 원재료로 쓰이는 상품의 명칭을 표시하는 것
(예 : 양복-Wool, 넥타이-Silk)
효능표시 : 당해 상품의 효과나 성능등을 표시하는 것
(예 : TV-HITEK, 복사기-Quick Copy)
용도표시 : 당해 상품의 쓰임새를 나타내는 것
(예 : 가방-학생, 의류-Lady)
수량표시, 가격표시
(예: 2컬레, 100미터, 1000냥)
형상표시 : 당해 상품의 평상모양크기등을 표시하는 것
(예 : 소형, 대형, 캡슐, SLIM)
생산방법가공방법사업방법표시 : 당해 상품의 생산가공사용방법을 표시하는 것
 (예 : 농산물-자연농법, 구두-수제, 책상-조립)
시기표시 : 당해 상품의 사용시기등을 표시하는 것
(예 : 타이어-전천후, 의류-봄여름가을겨울)
4)현저한 지리적 명칭, 그 약어 또는 지도 : 수요자에게 현저하게 인식된 지리적인 명칭
(예 : 금강산, 백두산, 뉴욕 등)
5)흔한 성 또는 명칭
(예 : 이씨, 김씨, 사장, 총장 등)
6)간단하고 흔히 있는 표장 : 상표의 구성이 간단하고 또한 흔히 있는 표장
 (예 ; 123, ONE, TWO, ß 등)
7)기타 식별력이 없는 표장 : 일반적으로 쓰이는 구호, 표어, 인사말 등
 (예 : Mr.토스트, 이게 웬 떡이냐, I can do, www 등)

다만, 3),4),5),6)의 사유에 해당하더라도 출원전에 사용한 결과 그 상표가 수요자간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저히 인식되어 있는 상표는 등록을 받을 수 있다.

 ▶ 소극적 요건(부등록사유)

비록 상표가 적극적 요건으로서의 식별력을 가지고 있다 하더라도 그 상표를 등록하여 독점배타적 성질의 상표권을 부여하는 경우 공익상 또는 타인의 이익을 침해하는 경우 당해 상표의 등록을 배제하도록 하는 규정을 상표법 제7조에서 제한열거적으로 규정하고 있다.
1) 대한민국의 국기국장, 파리협약동맹국.세계무역기구 회원국 또는 상표법조약 체약국의 훈장포장, 적십자올림픽 등의 공공마크와 동일 또는 유사한 상표
(예 : 무궁화 도형, IMF, WTO 등)
2) 국가민족공공단체종교 등과의 관계를 허위로 표시하거나 이들을 비방 또는 모욕할 염려가 있는 상표
(예 : 양키, Negro 등)
3) 국가공공단체 또는 비영리 공익법인의 표장으로서 저명한 것과 동일 또는 유사한 상표(예 : YMCA, KBS, 적십자 등)
4) 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표
 (예 : 외설적인 도형이나 문자, 사기꾼, 소매치기 등의 문자)
5) 정부 또는 외국정부가 개최하거나 정부 또는 외국정부의 승인을 얻어 개최하는 박람회의 상패·상장 또는 포장과 동일 또는 유사한 표장이 있는 상표
6) 저명한 타인의 성명·명칭 또는 상호·초상 등을 포함하는 상표
(예 : DJ, JP, 한전, 주공 등)
7) 타인의 선등록상표와 동일 또는 유사한 상표
8) 상표권이 소멸한 날로부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표
9) 주지상표와 동일 또는 유사한 상표
10) 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표
11) 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표
12) 주지·저명한 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표
13) 상품 또는 그 상품의 표장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표
14) 세계무역기구(WTO) 회원국내의 포도주 및 증류주의 산지에 관한 지리적표시로서 구성되거나 동표시를 포함하는 상표로서 포도주·증류주 또는 이와 유사한 상품에 사용하고자 하는 상표

-사례

A씨는 ‘이동갈비’라는 상호로 소갈비 음식점을 경영해오던 중 자신의 상호를 보호 받기 위하여 ‘이동갈비’라는 표장에 대하여 음,식료를 제공하는 서비스업(제 43류)를 지정서비스업으로 서비스표출원을 하였다. 그러나 A씨의 출원에 대하여 특허법원은 다음과 같은 이유에서 거절 결정을 내렸다.

출원서비스표 ‘이동갈비’ 중 ‘갈비’ 부분은 그 지정서비스업인 음,식료를 제공하는 서비업과 관련하여 제공되는 서비스의 대상이 소갈비 또는 돼지갈비 등의 음식이라는 것을 표시하는 부분으로 그 지정서비스업의 보통명칭 또는 원재료 표시에 해당하여 자타 식별력이 없는 부분이다. 나머지 ‘이동’ 부분은 원래 경기도 포천군 이동면의 행정구역 명칭이지만, 일반 수요자나 거래자들에게 이동 지역에서만 판매되는 독특한 맛의 갈비의 생산지 또는 판매지의 명칭으로 인식 되고 있으므로 산지표시에 해당하여 자타 식별력이 있는 표장이라 할 수 없다. 따라서 ‘이동갈비’는 상품의 산지를 나타내는 표시로서 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 할 수 없다.(특허법원 2001허1051)

하지만 ‘이동갈비’가 다른 식별력이 있는 부분과 결합된 경우 상표 등록이 가능할 수도 있다. 여기서 시사하는 점은 가맹본부들이 최초 상표 등록 시 또는 최초 상표 사용 시 상표의 등록 요건들을 잘 살펴보고 등록할 필요가 있다는 점이다. 만약 가맹점들이 등록 거절된 상표를 사용하고 있을 경우 가맹점들의 간판 내지는 매장내에해당 표장을 사용하는 것에 대하여 가맹본부는사용상표의 상표권이 없기 때문에
첫째, 가맹점과의 계약 만료 후 상표사용의 금지권을 행사 할 수 없으며,(모방상표를 사용하는 브랜드의 상표 사용을 금지할 수 없는 것도 같은 맥락이다.)
둘째, 가맹점에 대하여 상표의 소유권이 없는 가맹본부에서 상표 사용료를 요청하는 것은 대동강물을 판 김선달의 행위와 비슷한 행위로서 권원없는 행위에 해당하여 가맹본부와 사용상표에 대하여 체결한 계약 내용이 무효가 수도 있고,
셋째,기존의 가맹점에서 사용하고 있는기존의 사용상표에 대하여새롭게 다른 상표로 변경하기가쉽지 않은문제점이 발생하게 된다.(기존의 가맹점들과 사용상표의 변경에 대한 특약이 대부분 없기 때문이다.)

따라서 가맹본부들은 상표등록을 받아야 하는 것은 물론이며 상표 출원 시 심사숙고 하여 상표를 출원하여야 추후 발생할 수 있는 막대한 손실 비용을 예방할 수 있을 것이다.