특허관리 전략

(1) 자사제품 관련 특허동향은 항상 파악하라!

특허분쟁이 설비투자를 완료하고 제품을 출시한 후 발생하는 경우에는 효과적인 대응이 어렵고, 외국회사의 경우 일시에 다량의 특허침해소송을 제기함으로써 상대방의 효과적인 대응을 봉쇄하는 전략을 취하는 경우가 많으므로, 자사제품 관련 국내․외 특허동향은 항상 미리 파악하고 있어야만 특허분쟁을 예방하거나 효과적으로 대응할 수 있다.

(2) 상대방의 무분별한 침해소송에는 단호한 대응을 하라!

외국의 경쟁업체로부터 침해소송을 당한 경우라도 면밀히 검토하면 침해가 아니라는 것을 증명하거나 상대방 특허를 무효화시킬 수 있는 경우가 많으므로, 섣불리 침해사실을 인정하지 말고 면밀한 분석을 통하여 적극적으로 대응할 필요가 있다.

(3) 제품출시보다 특허출원이 우선이다!

특허제도는 발명을 공개하는 대가로 특허권을 부여하는 제도이므로 이미 일반에 알려진 발명에 대하여는 특허권을 부여하지 않는다. 따라서, 새로 개발한 기술을 특허출원 전에 제품 출시 또는 팜플렛을 통한 광고 등을 통하여 공개하게 되면 추후에는 특허를 받을 수 없으므로, 공개 이전에 특허출원을 먼저 하는 것이 무엇보다 중요하다.

(4) 세계특허는 없다!

특허권의 효력은 속지주의(屬地主義)원칙에 의하여 각 국가마다 독립적으로 존재하므로, 한국에서 획득한 특허는 한국에서만 효력이 있다. 따라서, 수출을 염두에 두고 설비투자를 하는 경우에는 수출하고자 하는 각 나라에서 독립적으로 특허권을 획득해야 함에 유의할 필요가 있다.

(5) 해외출원에도 마감이 있다!

국내에 출원을 하고 12개월 내에 해외 출원을 하여야만 국내 출원일을 인정받을 수 있고(우선권제도), 국내출원일로부터 18개월이 지나가면 국내출원이 공개되어 해외에 출원하더라도 특허를 받을 수 없는 등 해외출원에도 시기적 제한이 있으므로, 적기에 출원할 수 있도록 유의할 필요가 있다.

(6) 특허권 매입도 방법이다!

설비투자 및 제품출시가 본격적으로 이루어진 후, 특허침해소송을 당하면 대단히 불리한 입장에 처하는 경우가 많다. 따라서, 제품을 수출하고자 하는 나라에서 특허권을 확보하고 있지 못한 상태라면 실제 제품을 수출하기에 앞서 특허권을 매입하는 방법으로 특허권을 확보한 후 들어가는 것도 적극 고려할 필요가 있다.

(7) OEM 생산시는 특허분쟁의 책임소재를 명확히 하라!

OEM 방식으로 제품을 수출하거나 부품을 수입하여 완제품을 만든 후 수출하는 방식의 사업인 경우는 만일의 특허분쟁에 대한 책임 소재를 계약으로 명확히 해 놓지 않으면, 예상하지 못한 특허분쟁에 휘말려 손해를 보는 경우가 많으므로 유의할 필요 있다.

특허침해소송은 특허권을 침해하는 제품을 직접 생산하는 자 뿐만 아니라 이를 수입하여 사용하거나 가공하여 수출하는 경우를 포함하여 그 제품의 제조 및 유통에 관계한 모든 사람에 대하여 제기하는 것이 가능하므로, 특히 OEM 방식의 수출이나 부품을 수입하여 완제품을 수출하는 형태의 사업을 하는 경우에는 만약의 특허분쟁에 대한 책임소재를 계약으로 명시하는 것이 중요하다.

(8) 핵심기술인력은 어떠한 경우에도 우선적 으로 보호해야.

핵심 연구인력에게 스톡옵션 혹은 고액연봉을 제시하여 인 력과 첨 단기술을 동시에 입수함으로써 유출되는 경우가 빈발하고 있으므로, 연구개발의 성과에 합당한 보상체계를 마련하고, 기술인력에 대한 처우를 개선하여 핵심인력이 유출되지 않도록 보호해야 한다.

(9) 협상단계에서는 기술의 전모를 밝히지 말라!

각종 제품 공급계약 또는 기술이전 계약 체결과 관련, 기술자료를 요구하거나, 정부 인허가 취득에 필요하다는 이유로 소스코드, 설계도 등 핵심기술을 요구하여 자료를 제공받은 후 계약을 불이행하거나 파기하는 경우가 많으므로, 협상단계에서 핵심기술의 전모를 제공하는 것은 위험하다.

(10) 영업비밀보다는 특허출원을 우선 고려하라!

영업비밀보호법에 의한 보호는 다음과 같은 이유로 특허법에 의한 보호보다 어려운 경우가 많다.

- 해외 유출전 적발시 처벌이 어렵고 이미 유출된 경우 회수가 불가능한 경우가 많음

- 영업비밀의 요건(비공지성, 경제성 및 비밀유지성)의 입증이 곤란한 경우 많음

- 역설계에 의한 영업비밀의 획득은 적법한 행위로 인정됨따라서, 특별한 경우가 아니면 기술을 영업비밀로 보호하려는 전략보다는 적극적인 특허획득으로 보호하는 전략이 필요하다.